【蔡幸紋律師專欄】商標或公司名稱,被別人搶先註冊為網域名稱,該怎麼辦?

商標或公司名稱,被別人搶註為網域名稱!

網域名稱的註冊,是採取先申請先發給的原則,申請時不作實質的審查,不會先判斷網域名稱與他人的商標或公司名稱,是否相同或近似。但因網域名稱具有品牌和企業的識別性,在現今數位時代,有些中小企業想在網路做生意,才發現與商標或公司名稱相同的網域名稱,已經被別人搶先註冊了,真正品牌經營者反而無法在官方網站使用品牌字的網域,還有可能是網路蟑螂惡意搶註網域域名,讓品牌所有者不得不高價買回網域名稱。

消費者被假網站誤導,品牌喪失網站流量又浪費廣告預算

另有常發生的情況,是他人註冊的網域名稱,與自己的公司名稱或商標很相近,讓消費者誤以為是同一個品牌,或者讓消費者被誤導,以為點選前往的是品牌的官方網站,在連線到網站後才發現網站內容與品牌無關,消費者找不到真正的品牌官方網站,品牌不但流失了網路流量,投入的廣告行銷費用也付諸流水。

商標或公司名稱,被別人搶先註冊為網域名稱,真正的品牌所有者,該如何保護自己的權利呢?可否要求取消網域名稱?甚至請求網域註冊人將網域名稱移轉給真正的品牌所有者?以下說明品牌所有者可能主張的權利及處理方法。

  1. 向智慧財產法院提出商標侵權的民事訴訟

依台灣商標法第68條規定:「未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」在個案中,品牌所有人仍須說明網域註冊人是否為行銷目的使用商標,網域名稱有無使用於同一或類似的商品或服務,而使相關消費者有混淆誤認之虞。

如果是著名商標,依台灣商標法第70條第2款的規定:「明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」以他人著名商標的文字作為網域名稱,使相關相費者誤認有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,或是攀附商標的商譽,造成不公平競爭。在個案中,品牌所有人須先舉證證明自己的品牌是著名商標,商標已廣為國內相關事業或消費者普遍認知,例如提出知名媒體與報章雜誌報導,以及證明網域註冊人主觀上是「明知」為他人著名之註冊商標。

商標權人得主張商標權被侵害,請求法院判決辦理註銷網域名稱的登記,或網域註冊人不得使用商標中之文字作為網域名稱。因為訴訟曠日費時,在判決結果出來之前,商標權的侵害仍在繼續中,商標權人可考慮是否先向智慧財產法院聲請定暫時狀態之處分,請求網域註冊人停止使用爭議的網域名稱。商標權人也可以評估,是否提出商標權被侵害之刑事告訴。

  1. 向公平交易委員會提出檢舉,或訴訟請求停止使用網域名稱

依公平交易法第25條規定:「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」違反公平交易法第25條之事業,依公平交易法第42條規定,主管機關即公平交易委員會得限期令事業停止、改正其行為或採取必要更正措施,並得處新臺幣5萬元以上2,500萬元以下罰鍰;事業沒有改善的話,公平交易委員會還可以按次處罰。不過,向公平交易委員會檢舉,屬於主管機關的行政管制,品牌所有人要主張權利,仍須提起民事訴訟。

當消費者在網路上消費,通常會輸入關鍵字來搜尋品牌的官方網站,網域註冊人利用他人的公司名稱或商標文字,使自己的網站資訊容易藉由搜尋引擎被消費者找到,進而點閱網站,增加與消費者交易的機會,提供的商品類別又有關聯性,品牌所有人得在民事訴訟中主張,網域註冊人違反公平交易法第25條的規定,依公平交易法第29條及第30條規定,請求法院判決對方停止使用商標中的文字作為網域名稱,以及負擔損害賠償責任。

  1. 向網域名稱爭議處理機構提出申訴

依照「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法(TWDRP)」,向網域名稱爭議處理機構「資策會科技法律研究所」以及「台北律師公會」提出申訴,由處理網域名稱爭議資格的專家小組,處理網域名稱爭議,判斷網域名稱是否需移轉或取消。此申訴程序約50-60天有處理結果,相較於訴訟,更迅速有效率處理網域爭議。不過此申訴程序只限於處理「.tw」或「.台灣」的域名爭議。

申訴人向網域名稱爭議處理機構提出申訴時,必須證明網域註冊人具有三項事由:1. 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆。2. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。3. 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。此三項事項是否同時存在,仍須申訴人提出證據資料來說明法律上的理由。

律師如何協助企業及品牌經營者

勵謹律師事務所蔡幸紋律師,以擔任經濟部中小企業榮譽律師,以及公司法律顧問的經驗,提醒中小企業主及品牌經營者,為了品牌長久經營,以及維護企業的商譽,可以讓消費者辨識企業的商品或服務來源,並且與其他品牌相區別,企業應提早註冊商標。此外,企業也應儘早將商標、商號或公司名稱,申請登記為網域名稱;相對地,企業正在使用或準備使用的網域名稱,也應先註冊商標。

當企業的商標或公司名稱,被別人註冊為網域名稱,企業和品經營者想要採取法律途徑主張權利時,當然不只是把法條抄上去而已,律師可以協助企業及品牌經營者處理二個層次的問題:1.程序上,在具體個案中,選擇走哪一個程序來處理最適合?例如爭議的雙方曾經有業務往來和授權關係,涉及到當初簽訂授權書或合約書的條款解釋,向網域名稱爭議處理機構提出申訴結果不利的話,是否該進行民事訴訟的準備。2.在法律適用上,該如何提出合理的說法,以及要準備哪些證物?對方有提出答辯或意見的話,要怎麼回應?例如查詢到該網域註冊人還有註冊其他網域名稱的證據,包含使用他人知名的商標來註冊網域名稱,可以知道該網域註冊人有將別人的商標註冊為網域名稱的慣用手法,符合惡意註冊或使用網域名稱的要件等,都是在發動程序前與公司法律顧問或律師諮詢的重點。

圖片出處:unsplash

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